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NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS
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para estudiantes |
Al observar las diferentes doctrinas sobre la naturaleza
jurídica de los derechos intelectuales se observa que las posiciones
doctrinales se encuentran divididas: para unos, estos derechos tienen por
objeto la idea, concepción o creación. Para otra parte de
la doctrina, no es posible construir el derecho de este modo. Su objeto
no es la creación misma, sino la actividad de reproducción
o materialización.
1.-
La primera cuestión es preguntarse
en qué estriba esa peculiaridad de los elementos objetivos (para
algunos, puntos de referencia, para otros, verdaderos objetos del derecho).
La doctrina suele contestar con una sola palabra: su inmaterialidad.
La inmaterialidad de esos elementos objetivos da razón ante todo
del carácter artificioso que reviste la protección jurídica
dedicada al ideador.
Una idea o una concepción son susceptibles
de aplicación simultánea por un número indefinido de
sujetos. Es así que habrá que ir en contra de esa situación
natural, que es lo que hace aquí que la protección jurídica
sea artificiosa, el suplir un goce simultáneo por una prohibición.
Barassi reconoce que la reserva de losa bienes inmateriales en favor de
uno sólo es una creación artificial del derecho.
El carácter
inmaterial de estos objetos obliga a realizar una distinción entre
dos sistemas jurídicos diversos, que deben ser cuidadosamente separados:
el que rige la apropiación y disposición de los ejemplares
y el que se refiere a la aplicación de esa concepción con
arreglo a la cual tales ejemplares materiales han sido producidos. El primero
es el de la propiedad ordinaria o común, el segundo es el de los
derechos intelectuales.
En realidad, la distinción es necesaria,
y constituye un punto de partida fundamental en el estudio de los derechos
intelectuales.
Es importante el problema planteado a la protección
jurídica por el carácter inmaterial de estos objetos, que
es su delimitación, su individualización como tales concepciones
intelectuales.
La primera tarea a resolver en este sector del derecho
es la de identificar y carácterizar el elemento objetivo al que el
derecho se refiere.
Con los derechos intelectuales se ofrece como cuestionable
la individualización de la concepción protegida.
Las cosas
físicas pueden ser individualizadas e identificadas por notas o signos
externos.
En los derechos intelectuales esta identificación es
siempre problemática. Lo que hay que delimitar e individualizar es
una concepción intelectual, no una cosa física, que será
carácterizada de un modo preciso frente a otras concepciones ajenas,
análogas, afines, producto de la imitación de otros o simple
resultado del concebir y del pensar común.
Hay una técnica
de la imitación, que persigue trasvasar los valores estéticos,
intelectuales, industriales o mercantiles del objeto protegido, a otra encarnación
material en que esos valores continúen siendo evocados a través
de una versión formal diferente. El problema está en deslindar
esa concepción tutelada, reconocer esa obra, etc., que han sido imitados.
Mientras la propiedad común sólo se hace cargo de los intereses
patrimoniales satisfechos por el disfrute y la disposición de la
cosa poseída, los derechos intelectuales refieren su protección
a intereses económicos y a intereses ideales y morales del creador,
e incluso a los que suscitan los valores culturales de la obra o concepción
tuteladas.
La creación protegida es un hecho personal (algo que
hizo un hombre y deberá serle imputado). El derecho está constituido
por la relación de pertenencia inherente a esa imputación
(relación de paternidad ). Para ponderar a esa relación surgió
la explicación teórica del derecho de propiedad, diciendo
que todo derecho subjetivo implica la existencia de un valor o de un bien
que el titular puede decir con verdad que es suyo.
En realidad lo que
carácteriza a la creación espiritual no es su valor personal,
sino el modo normativo de la realidad exterior, cómo expresa el sujeto
su personalidad. La creación es la obra personal de un hombre, con
la que puede hacerse impersonalmente una obra. El creador realiza una enajenación
de sí mismo.
La creación es el hecho acaecido en la vida
de un hombre, una realidad cultural valiosa y una combinación de
elementos sensibles. La creación es individual y social.
Se descubre
la razón de que no se extinga esa relación de pertenencia
al autor: la obre está integrada por esa individualización
de lo común, que son la propia realidad que nos rodea, los pensamientos,
imágenes, las formas de expresión, los conocimientos comunes
y nace, como la segregación de una entidad objetiva, gracias a una
acción personal la creación, queda referida a su autor creador
como un elemento valorativo de su personalidad, que originará un
juicio social que ha de serle imputado. Acá aparecen los intereses
sociales y los individuales y personales del creador.
Una tercera acepción
de las concepciones que protegen los derechos intelectuales son verdaderos
medios de acción (medios de producción), en cuanto que además
de su valor personal y de su valor cultural, poseen un valor económico.
La actividad consistente en aplicar a la realidad física combinación
ideal de elementos sensibles que constituye la creación es lo que
hace que estas concepciones se conviertan en verdaderos bienes patrimoniales.
Surge así, la comparación entre el modo de ser objetivo de
las cosas, el de las prestaciones y el de las concepciones o creaciones
espirituales.
Las cosas son objetos jurídicos y medios de acción
con virtualidad propia, cualquiera que sea el usuario, porque aunque cada
uno puede dar a la cosa de la que es propietario una aplicación,
el disfrute puede ser representado como una actividad económica que
no varía cuando cambian los sujetos que se benefician de él.
Por eso una cosa es un bien apetecido por todos y que se transmite de un
modo general.
Un número menor de objetividad tiene la prestación;
la carácteriza toda la variabilidad y la inseguridad propias de una
conducta personal y libre. Es un bien y no puede recibir del derecho el
tratamiento de una cosa; no posee el mismo tipo de objetividad.
Frente
a estos dos tipos de objetos jurídicos (las cosas y las prestaciones),
se manifiestan como objetos de notas muy especiales, las concepciones y
creaciones, que ganan el acceso a esa objetividad gracias a su aptitud para
que los elementos normativos que aportan a un tercero sean actuados impersonalmente
mediante la aplicación de una actividad ejecutiva y neutra.
Esta
aptitud específica para la objetividad hace a estas concepciones
bienes intercambiables y transferibles sin limitación; apetecibles
económicamente sin acepción de personas.
Los derechos
no se definen por razón de su objeto, sino por su contenido. Lo que
expresa la verdadera naturaleza de un derecho es el conjunto de facultades
que confiere a su titular y no el objeto sobre el cual esos poderes jurídicos
recaigan. Por eso la tesis de Ricard es rechazada por la mayoría
de la doctrina.
La afirmación de que lo que define el derecho
es el contenido y no el objeto es una consecuencia de que la teoría
del derecho subjetivo sólo puede sostenerse admitiendo que sobre
un mismo objeto pueden recaer derechos diferentes (propiedad, usufructo,
servidumbre).
El primer problema que se produce en el derecho de los
creadores es dónde termina el poder jurídico y dónde
empieza su referencia objetiva, pues en él, la creación ofrece
posibilidades de hacer que no se sabe si han de calificarse en toda o en
alguna medida como meras posibilidades de hecho proporcionadas por el objeto,
o como auténticas facultades, como poderes jurídicos propios,
constitutivos del contenido del derecho.
La doctrina se encuentra dividida
en dos sectores: a) aquél que interpreta que en el derecho
de los creadores todas las posibilidades del titular son de carácter
jurídico y, b) otro sector que las califica siempre y en todo
caso como posibilidades de hecho. Para el primer sector, reproducir la creación
no es nada que haga posible materialmente el objeto del derecho, sino que
es llevar a cabo una actividad incluida en la forma tópica del contenido:
es la tesis del monopolio de fabricación y venta. Para el segundo
sector, aumentar la creación no quiere decir que se enuncie automáticamente
el contenido, sino que es aplicar la facultad genérica del disfrute
a un caso concreto en que el objeto lo que permite es multiplicar y reproducir
(tesis del derecho de propiedad).
Para una segunda posición,
las instituciones que se agrupan bajo la propiedad intelectual y la propiedad
industrial. Las obras intelectuales y artísticas, invenciones, creaciones
industriales de carácter formal (dibujos y modelos) y signos mercantiles
son objetos jurídicos que poseen carácteres peculiares comunes.
Esta teoría se manifiesta como una posición dogmática,
que postula la admisión de una nueva categoría de derecho
y viene a dar una respuesta doctrinal al problema de la naturaleza jurídica
de estas instituciones.
Esa identidad de naturaleza, según esta
posición viene dada porque a todos ellos conviene una nota común:
su condición de bienes inmateriales.
2.- Concepto de novedad, altura inventiva y aplicación industrial
Para la doctrina moderna, para la concesión
de una patente deben tenerse tres recaudos (requisitos objetivos), denominados
requisitos de patentabilidad que se encuentran descriptos en la ley 24.481.
Sobre este particular, la nueva legislación se ha apartado de la
ley 111 e inspirado en el modelo de la CPE.
Los requisitos positivos
y absolutos de patentabilidad consisten en que el objeto para el que se
solicita la patente sea una invención y que además esa invención
sea industrial.
A) NOVEDAD: será considerada novedosa la
invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.
Sería aquéllo que antes era desconocido, en materia de patentes
la novedad implica un concepto legal. Una invención es novedosa si
se ajusta a los requerimientos de la ley. Si la invención pierde
su carácter novedoso, la ley otorga igualmente el privilegio patentario.
El art. 5 de la ley afirma que la divulgación de una invención
no afectará su novedad, cuando dentro de un año previo a la
presentación de la solicitud de patentes el inventor haya dado a
conocer la invención por cualquier medio de comunicación nacional
o internacional.
El art. 5 del reglamento dispone que si el inventor
divulgó la invención dentro del año previo a la fecha
de presentación de la solicitud, deberá declararlo por escrito
y presentar con la solicitud de patente:
a) copia del medio por
el que será divulgada la invención;
b) una mención
del medio, y
c) constancia de la participación del inventor.
La doctrina justifica la ficción legal establecida respecto de novedad,
buscando apoyo en el principio de la seguridad jurídica.
1.-
El estado de la técnica: el concepto de novedad se integra
con este término. Se entiende que es el conjunto de conocimientos
técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de solicitud
de la patente.
El medio utilizado para difundir debe tener virtualidad
de comunicar la invención a un tercero.
Comprende cualquier medio
oral o escrito.
La ley opta por el criterio de novedad absoluta, lo
cual implica que la difusión no reconoce los límites territoriales
del país.. El conocimiento de la invención en cualquier país
del globo es suficiente para negar la novedad.
El estado de la técnica
es una expresión complementaria de la novedad, puesto que deben entenderse
en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas,
métodos y conocimientos de toda índole. Es nuevo todo lo que
no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que
está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse
carente de novedad.
B) ACTIVIDAD INVENTIVA: habrá actividad
inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del
estado de la técnica en forma evidente.
El inventor para merecer
la protección de la patente tiene que haber desplegado una mínima
actividad intelectual de creación.
En el derecho alemán,
la actividad intelectual es denominada altura inventiva o nivel inventivo;
el derecho inglés, exige que no sea “obvia”.
La ley exige que
la regla técnica “no se deduzca del estado de la técnica en
forma evidente”. Con respecto a ésto hay dos términos: evidencia
y estado de la técnica.
Es evidente la regla si un técnico
está en condiciones de conocerla con su formación normal.
Atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico
normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir
de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la
fecha de la solicitud.
La doctrina alemana exige como requisito de la
invención industrial patentable, su carácter progresivo.
La invención debe ofrecer (para que sea patentable) lo que se denomina
“progreso técnico”, lo que implica que debe constituir un avance
que enriquezca la técnica industrial.
El “progreso técnico”
existe, cuando la nueva regla contiene una innovación técnico-industrial
que resulta ventajosa frente a las reglas técnicas.
C) APLICACIÓN
INDUSTRIAL: habrá aplicación industrial cuando el efecto de
la invención induzca a la obtención de un resultado o de un
producto industrial, entendiendo industria como la agricultura, industria
forestal, la ganadería, pesca y servicios.
La invención
(para ser considerada invención industrial) debe pertenecer al campo
de la industria, entendida ésta como la actividad que persigue por
medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil
las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.
La ley requiere que el efecto de la invención induzca a la obtención
de un resultado o de un procedimiento industrial y debe tener carácter
industrial el resultado que se obtiene de la ejecución de un invento.
La norma legal dispone que industria es comprensiva de la agricultura, industria
forestal, ganadería, minería.
3.- Excepciones a la patentabilidad
El artículo 7 de la ley contiene una lista de invenciones
que no son patentables; en el derecho de propiedad industrial han sido reiterados
tres casos de excepción de patentabilidad:
a) las
invenciones de productos químicos farmacéuticos y alimenticios;
b) las invenciones relativas a la materia viva, y
c) las
que resultan contrarias a la moral y las buenas costumbres.
La prohibición
de patentar productos químicos farmacéuticos fue tradicional
en nuestro sistema de patentes (art. 4, ley 111) pero, con respecto a la
patentabilidad de la materia viva, ha sido hoy universalmente aceptada.
Las razones por las cuales se prohibió en determinado momento patentar
materia viva, fueron: a) existía la idea sacralizada de la naturaleza;
b) no se admitía la idea de que se pudieran realizar invenciones
en el campo de la biología; c) las invenciones cuya explotación
en el territorio de la República Argentina debe impedirse para proteger
el orden público, la moral, la salud o la vida de las personas o
de los animales, preservar los vegetales y el medio ambiente.
La ley
111 declaraba que no podían patentarse los inventos que fueren contrarios
a las buenas costumbres o a las leyes de la República.
La excepción
al patentamiento fundada en razones de orden público y buenas costumbres
figuran en el inciso a) del artículo 53 de la CPE.
La contradicción
del objeto de la patente con el orden público no tuvo mayor aplicación
en el derecho de la propiedad industrial, ya que se concebía como
ilógico que alguien pretendiera obtener una patente en base a una
invención que colisionara con principios tan elementales, aún
tomando en consideración la laxitud de los mismos (patentamiento
de la carta bomba).
Con relación a la biotecnología, cabe
señalar que el proyecto de directiva europeo relativo a la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas establecían
en su artículo 23. “ No serán patentables las invenciones
cuya publicación o explotación sean contrarias al orden público
o a las buenas costumbres, no pudiendo considerarse como tal la explotación
de una invención por el hecho de que esté prohibida en todos
los estados miembros o en uno o varios de ellos, por una disposición
legal reglamentaria”. Es por eso que no serán patentables: el cuerpo
humano o los elementos del mismo, los procedimientos de modificación
de la identidad genética del ser humano contrarios a la dignidad
de la persona.
Los procedimientos de modificación de identidad
genética de los animales: “En cuanto a los oponentes acerca de la
inmoralidad del patentamiento de genes humanos se funda la tesis de que
existe un consenso entre los estados contratantes, los cuales afirman que
patentar genes humanos es repugnante y por lo tanto se encuentra prohibido
con el apartado a) del art. 53. Esta suposición es falsa”.
Nuestra
ley afirma que por ser contrario a la moral y las buenas costumbres no deben
patentarse: el cuerpo humano y las partes vivas que la componen, los productos
de modificación de la identidad genética del hombre y de animales
y los genes y el material genético humano.
4.- Licencias obligatorias por falta
de explotación
La ley de patentes 24.481 modificada por la 24.572 introduce
una de las principales innovaciones en el derecho argentino de patentes:
los institutos de licencias obligatorias.
Regulan diferentes tipos de
licencias obligatorias. Se trata de licencias concedidas por la administración
sin o contra la voluntad del titular de la patente, en beneficio de un tercero
que la ha solicitado de acuerdo con alguno de los supuestos que la ley prevé.
Las licencias obligatorias son una antigua institución del régimen
de patentes y un instrumento principal para evitar el ejercicio monopólico
de los derechos conferidos por las patentes.
La concesión de
tales licencias implica autorizar a una persona distinta del patentador
el uso de una invención. Las licencias obligatorias pueden permitir
el remedio de situaciones de abuso u otros fines, sin implicar la supresión
del derecho del titular. Se trata de una alternativa menos drástica
que la caducidad de la patente.
La licencia obligatoria fue adoptada
por el convenio de París para la protección de la propiedad
industrial (1925).
La legislación francesa estableció
licencias en el interés de la defensa, de la salud pública
y economía nacional.
La ley de patentes de Alemania prevé
una licencia obligatoria por interés público.
Procedimiento:
la negativa a licenciar se puede manifestar de cualquier forma, incluso
por la ausencia de toda respuesta por parte del patentado. Debe transcurrir
un plazo de 150 días corridos desde la notificación de la
solicitud. Producida la negativa y probado que se han ofrecido términos
comercialmente razonables, el INPI deberá conceder la licencia solicitada.
El artículo 43 del decreto 260/96 reglamenta la falta de explotación
e introduce plazos para solicitar las licencias que la ley no prevé
La causal de rechazo prevista en el art. 42 de la ley no está sujeta
a plazos previos ni a la ausencia de explotación (constituye una
causal
distinta de licencia obligatoria).
Añade el
decreto que el beneficiario de la licencia deberá “acreditar haber
intentado obtener la concesión de una licencia voluntaria del titular
de la patente, en condiciones, términos y condiciones comerciales
razonables y que tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido
un plazo de 150 días.
Este plazo debe ser contado desde la fecha
de la primera petición de la licencia, sea que ella hubiera conducido
a una negociación infructuosa, al simple rechazo o al silencio del
titular de la patente”.
El INPI puede desechar la producción
de las pruebas que sean “inconducentes”. Pasados los 40 días el INPI
resolverá .
La falta de explotación fue una de las principales
causales para la concesión de licencias obligatorias en el derecho
comparado, o para declarar su caducidad, como ocurría bajo el régimen
de la ley 111 (derogada). La licencia obligatoria es una medida menos drástica
que la caducidad (porque no se pierde el derecho) como remedio para la falta
de explotación.
Bajo el nuevo régimen legal no desaparece
por completo la caducidad para el caso de falta de explotación, mas
la aplicación de esa medida está subordinada a la concesión
previa de una licencia obligatoria.
El artículo 46 establece
que transcurridos los tres años desde la concesión de la patente,
o cuatro desde la presentación de la solicitud, si la invención
no ha sido explotada, cualquier persona podrá solicitar autorización
para utilizar la invención sin autorización de su titular.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, notificará al titular
de la patente el cumplimiento de lo prescrito en el primer párrafo
antes de otorgar el uso de la patente sin su autorización.
La
autoridad, previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo,
fijará una remuneración razonable que percibirá el
titular de la patente.
La previsión de licencias por falta de
explotación ha estado fundada en el papel de las patentes como un
mecanismo para favorecer la industrialización y la transferencia
de tecnología sobre la base de la llamada “obligación de explotar”.
La legislación y la jurisprudencia de Francia, Italia, España,
estableció que el abastecimiento del mercado mediante importaciones
no satisface el criterio de explotación, sino que debe tratarse de
una utilización efectiva del invento a escala industrial.
La
ley brasileña de 1996 mantiene la obligación de explotar el
invento en el país, salvo que se demuestre la inviabilidad económica
de tal explotación.
Sería absurdo pretender que una invención
se explote industrialmente en todos los países donde se la protege.
La equiparación (explotación-importación) fue impulsada
por los Estados Unidos en las negociaciones del acuerdo TRIPS. A falta de
consenso sobre el tema se llegó a una solución de compromiso
de acuerdo con la cual ”los derechos de patente se gozarán sin discriminación”.
Según una interpretación, esta cláusula prohibiría
las obligaciones de explotación que requieran ejecución industrial
del invento en un país determinado. Se impide la discriminación
en el ejercicio de los derechos del patentado en relación con bienes
importados o producidos localmente por terceros no autorizados.
El proyecto
de ley de patentes aprobado por el Parlamento en mayo de 1995 contenía
en su artículo 42 la obligación de explotar industrialmente
la invención en la Argentina. Pero el Poder Ejecutivo vetó
la norma que definía el concepto de explotación con ese alcance.
Pero ese veto fue aceptado por el Parlamento, la ley dejó subsistente
la licencia obligatoria por falta de explotación. O sea que subsiste
bajo la ley aprobada la obligación de explotar el invento, pero no
existe una definición legal de qué es explotación.
Con respecto a la media explotación de un producto cuando exista
distribución y comercialización en forma suficiente para satisfacer
la demanda del mercado nacional, en condiciones comerciales razonables.
El art. 43 de la ley sigue el Convenio de París, el que faculta a
los estados miembros a prever licencias obligatorias, transcurridos cuatro
años desde la solicitud o tres años desde la concesión
de la patente.
El convenio de París se refiere a excusas legislativas
como eximentes de la falta de explotación.
5.- Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas
Existen diversas prácticas que tienden a restringir
la competencia y son condenables en muchos países industrializados.
A los efectos de la aplicación de licencias por “prácticas
anticompetitivas” pueden distinguirse tres supuestos:
1) las
conductas que conciernen al producto patentado en sí y que afectan
al consumidor final o al interés público (ej.: precios excesivos);
2) las que perjudiquen a competidores actuales o potenciales
del titular de la patente;
3) las que se refieran a cláusulas
restrictivas en convenios de licencia, por ej., compras atadas, etc.
Los remedios contra las prácticas anticompetitivas pueden basarse
en la legislación de defensa de la competencia, o en normas de la
legislación de propiedad intelectual.
En los países industrializados
se ha seguido el primer modelo, a pesar de que en el marco de la propiedad
intelectual se han desarrollado principios específicos.
La Canadian
Competition Act de 1985, da a la Corte Federal poder para cancelar marcas,
licenciar patentes, anular licencias existentes y reducir o anular los derechos
normales de patentes o marcas cuando las marcas o patentes han sido usadas
para perjudicar el comercio indebidamente o para prevenir o disminuir indebidamente
la competencia.
En Europa las licencias obligatorias están reconocidas
en las legislaciones nacionales y los órganos europeos aceptaron
la concesión de esas licencias como lo muestran los casos Magill.
En que la Corte de Justicia Europea convalidó la decisión
de la comisión de las comunidades europeas de imponer el licenciamiento
obligatorio del derecho de autor (copyrights).
Dada la debilidad de
la legislación de defensa de la competencia (ley 22.262) en vigencia
en Argentina, una solución lógica fue la inclusión
de reglas expresas sobre el tema en la misma ley de patentes. Esta ley de
patentes derogó (art. 103, por dec. 260/90) de manera expresa el
artículo 5 de la Ley de Defensa de la Competencia.
La ley argentina
24.481 prevé en su artículo 44 causales per se para la concesión
de esas licencias, esto es, comprobada la existencia de esas causales, no
se requiere que se pruebe la existencia de otras condiciones.
La ley
referida considera prácticas anticompetitivas a las siguientes:
1) la fijación de precios excesivos;
2) la negativa
de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables;
3) el entorpecimiento de actividades comerciales o productivas, y
4) cualquier acto que encuadre en las conductas consideradas punibles
por la ley 22.262 o alguna que la reemplace o sustituya.
La ley establece
que “se considerará práctica anticompetitiva cuando existan
ofertas de abastecimiento del mercado a precios inferiores a los ofrecidos
por el titular de la patente para el mismo producto”. La aplicación
de esta norma supone la existencia de “ofertas” que por el efecto excluyente
de las patentes no podrán manifestarse en ausencia de una licencia
obligatoria.
Una “discriminación de precios” ocurre cuando los
consumidores en distintos segmentos del mercado son cargados diferentes
precios por el mismo producto o servicio. Ella puede adoptar distintas formas,
incluyendo diferenciación de precios en distintos lugares o tipos
de usuarios o consumidores.
El art. 44 se refiere a una negativa de
abastecer el mercado. Esta causal refleja una de las prácticas típicas
en el derecho de la competencia que afecta a distribuidores para obligarlos
por ejemplo a no efectuar descuentos sobre un producto, o como medio para
preservar un acuerdo de distribución exclusivo con otros intermediarios.
Pero en la ley argentina el supuesto es más amplio, pues parece limitarse
a una conducta general del patentado de no abastecer el mercado local en
“condiciones comerciales razonables”.
El artículo 44 incrimina
como anticompetitivos “el entorpecimiento de actividades comerciales o productivas”.
El legislador afirmó que respecto del derecho de
un particular de obtener una licencia obligatoria toda vez que se determine
“que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas”.
Estas licencias pueden ser otorgadas siempre que la autoridad competente
haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas
anticompetitivas.
La norma prevé la citación previa del
titular de la patente para que exponga las razones que hacen a su derecho,
por un plazo de 20 días.
La ley 22.262 prevé un plazo
de 30 días para la producción por parte de la Comisión
de Defensa de la Competencia de un informe.
Una vez ya adoptada la concesión
de licencias, el INPI dispondrá la publicación de un aviso
en el Boletín Oficial, en el Boletín de Patentes y en un diario
de circulación nacional informando que estudiará las ofertas
de terceros interesados en obtener una licencia obligatoria, otorgando un
plazo de 30 días para su presentación.
Formulada la solicitud
o solicitudes, el INPI debe resolver “fundadamente”, concediendo o rechazando
la licencia obligatoria en un plazo que no excederá de los 30 días.
Las facultades del INPI no son discrecionales, sino que deben ser ejercidas
dentro de lo previsto por la ley, según la cual “será otorgado
el derecho de explotación conferido por una patente siempre que se
haya determinado la existencia de prácticas anticompetitivas”.
6.- ¿Qué es el riesgo de confusión?
El riesgo de confusión se produce en principio
cuando dos marcas, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto
al consumidor como al comerciante. En realidad la confusión hace
a la esencia del sistema marcario. Para evitar su confusión se prohibe
el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con
anterioridad y la ley establece que la propiedad de una marca y la “exclusividad”
se obtienen con el registro.
La legislación marcaria, lo que
quiere es evitar la confusión. En varios fallos se habla de que las
marcas deben ser claramente distinguibles.
La confundibilidad es base
suficiente para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese
de uso de una marca de hecho y hasta para que se configuren los delitos
marcarios. Para cohibir la vigencia del nuevo nombre o marca ¿, basta
con que exista posibilidad de confusión con el antiguo, aunque de
hecho no se hubiere producido todavía ninguna confusión.
La Corte Suprema sostuvo que “el derecho del industrial o comerciante a
la identificación y protección de su producto o mercadería
mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar
quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de
evitar confusiones con los de otro productor o comerciante“.
En realidad,
si una marca se confunde con otra anterior, restringe la libertad de trabajar.
Puede suceder que las mismas marcas provocaran confusión en un cierto
contexto y en otro no. La jurisprudencia elaboró fallos y dio reglas
que aportan pautas que crean una teoría de la confusión. Hay
confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan
la misma impresión.
Hace más de ochenta años un
juez federal definió con palabras claras la cuestión de confundibilidad
cuando dice que la Ley de Marcas de Fábrica, “...ha querido el comerciante
honrado que las marcas en artículos similares sean bien diferentes,
que se note esa diferencia a la simple vista sin necesidad de detenido y
prolijo examen” y continuó, ”No hay razón ni causa que justifique
la elección de un signo parecido para la marca de fábrica”.
La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos
el público consumidor pueda ser llevado a engaño.
La
confusión directa es cuando el comprador adquiere un producto determinado
convencido de que está comprando otro.
La confusión indirecta
se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen,
un fabricante determinado, etc.
Con las marcas Brandt, Brandacol y Bandosa,
la Cámara reconoció las posibilidades de error en que pueden
incurrir los consumidores, respecto al origen de los productos, ya que puede
creerse que la marca pedida pertenece a la línea de productos que
elabora la DDA.
Cualquiera sea la confusión que se cause, se
producirá un daño. El que compra un producto creyendo que
compra otro dejó de comprar el que quería. El dueño
de la marca original perdió una venta, puede también perder
el cliente para siempre si la calidad del producto que compró es
mala y ese hecho se atribuye al dueño de la marca original.
La
confusión puede producirse en tres campos: visual, auditivo e ideológico
y también dos marcas pueden ser confundibles por similitudes gráficas,
fonéticas o conceptuales.
CONFUSIÓN VISUAL: causada por
la similitud de signos, (palabras, frases, etiquetas, dibujos) por su observación.
La jurisprudencia llamó a esa confusión la confusión
visual, para poder incluir todos los signos que puedan ser vistos o impresos.
La confusión visual puede ser por similitudes de envases, colores,
etc.
· Similitud ortográfica: es la más habitual.
Fueron declaradas confundibles : PASA y VASA
Umus
y Domus
Breton y Ereton
Fueron declaradas inconfundibles
: Mc Gregor y Greco
· Similitud gráfica: existirá
toda vez que los dibujos de las marcas sean iguales o parecidos. La similitud
gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores
en los envases.
· Similitud de forma: puede darse con relación
a los envases. Podrá decirse que la confundibilidad entre envases
es difícil de determinar atento a que por la función que cumplen
tendrán formas parecidas.
· Similitud conceptual de dibujos:
puede suceder que la confundibilidad ideológica la provoque el hecho
de que las marcas estén formadas por dibujos que representen una
misma cosa. Se ha criticado la jurisprudencia que establece que un dibujo
no puede ser monopolizado, sino la forma específica de representar
un objeto.
Si alguien posee registrada una marca que consiste en el
dibujo de una chimenea para distinguir heladeras, no podría admitirse
que otros registren marcas que representen chimeneas. El público
generalmente recordará a esa marca como la de la chimenea.
CONFUSIÓN
AUDITIVA: se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una
fonética similar. Esta pronunciación puede ser correcta o
no.
Se consideró confundible: Espuma
y Spum
Para las palabras extranjeras no hay una regla uniforme respecto
de cómo han de ser consideradas.
Cuando se declararon inconfundibles
las marcas Beep y VIP la Cámara señaló que ninguna
prueba aportó la demanda que demuestre que su marca fonética
es “bip” y no “beep”.
La confusión auditiva es la que deriva
del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación
o evocación a una misma cosa, que le impide al consumidor distinguir
una cosa de otra.
Denmark y La Danesa “por cuanto ambas evocan la idea
de una común procedencia”.
El contenido conceptual es
importante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las
marcas que pugna. Tal contenido facilita el recuerdo de la marca.
Las
marcas que fueron declaradas confundibles: Gatessa y Gatuna
En
cambio, se ha declarado inconfundible a: Mundo Desconocido y Mundo de lo
Oculto
Palabras con significados contrapuestos: tratándose de
las marcas Desobesina y Obesin, se afirmó que “no es posible confundir
ideológicamente una cosa con su contrario, si conceptualmente tienen
contenidos contrapuestos aunque tengan un elemento de referencia común”.
Este criterio se modificó luego al declarar inconfundibles a las
marcas Fiel e Infiel; el tribunal admitió que “Parece razonable aceptar
que la primera trae el recuerdo de la segunda, por más que semánticamente
tengan sentido opuesto”.
LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE NO DISTINGUEN
IDÉNTICOS PRODUCTOS: la confusión indirecta, puede darse entre
marcas que no cubren los mismos productos, es decir, entre marcas que no
distinguen los mismos productos.
La confusión no se limita entonces
a los productos cubiertos por las marcas, el derecho de “excluir” a otros
en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para
los cuales se concedió la marca.
La Corte Suprema de Justicia
reconoció que: “Aunque el titular de una marca no puede oponerse
al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos,
corresponde hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias
especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos
para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre
la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad
consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente
los frutos de la actividad y prestigio ajenos”.
La procedencia de estas
oposiciones es desde luego de carácter excepcional, ya que el registro
en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases
.
La jurisprudencia no se modificó con la sanción de la
nueva ley, que también tiende a evitar la confusión. La Suprema
Corte afirmó que: “...no es razonable entender que la intención
del legislador, el espíritu de la ley, se encuentra en la protección
no sólo del interés del fabricante o comerciante, sino también
de la buena fe del consumidor, justificándose la limitación
al registro en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad
marcaria para contemplar la diversidad de supuestos en que la marca pueda
ser empleada por su titular en la rotulación o publicidad de los
productos”.
Se consideró que existe o no la “superposición
de productos”:
a) Mismo género de productos: cuando los
mismos productos están incluidos en distintas clases, por ej.: jabones
medicinales en la clase 2, los de limpieza en la clase 14 y los de tocador
en la 16.
b) Misma materia prima: la utilización de la
misma materia prima puede producir confusión.
Para determinar
la posibilidad de confusión estará influido por el grado de
conocimiento que el público tenga sobre la materia prima utilizada
en otro producto y la posibilidad de que se asocie uno con otro.
c)
Misma finalidad. Afinidad: puede suceder que productos de diferentes
clases pueden tener por su naturaleza, función o uso, una misma finalidad
y ésto puede provocar error o confusión.
d) Venta
en un mismo negocio: pueden confundirse productos por venderse los artículos
en los mismos negocios. El consumidor, que en un mismo negocio ve artículos
diferentes con marcas confundibles, puede creer que todos tienen el mismo
origen. Así se lo declaró con respecto a los artículos
de juguetería y de librería.
Se declararon confundibles
las marcas Novodigal que distinguía un producto para el tratamiento
de insuficiencia cardíaca y Novodig, que distinguía
productos digestivos. Tratándose de medicamentos, ambos se expenden
en los mismos negocios de farmacia, no cabe descartar frente a la elevada
similitud de los signos, la posibilidad de confusiones.
Se hizo lugar
a oposiciones de este tipo frente a supuestos de mala fe, deslealtad comercial
o marcas notorias.
PRUEBA DE LA CONFUSIÓN : es lógico
que quien pretenda aplicar una doctrina pruebe de qué forma se produce
la confusión, de qué forma se da la llamada “superposición
de productos”.
En ciertos casos en los que ella es evidente por surgir
de la lectura de los artículos sobre los que trata el conflicto,
dicha prueba no es necesaria.
Pautas para decidir la confusión:
la confundibilidad es a veces fácil de determinar. La jurisprudencia
elaboró reglas, éstas marcan cuál debe ser la interpretación
del juez ante ciertos hechos. No se trata de normas absolutas, no es un
conjunto de reglas arbitrarias, sino que todas tratan de dotar al examen
de mayor realismo.
Otras pautas para decidir la confusión son:
· El cotejo
· La preponderancia de las semejanzas
· La marca opuesta.
7.- Requisitos de novedad, especialidad, originalidad y licitud en materia marcaria
La doctrina reconoció que los requisitos de licitud,
novedad, especialidad y originalidad son necesarios para que un signo pueda
ser registrado como marca.
Primer requisito: Novedad: En el primer artículo
de la ley se establece como pauta básica general de registrabilidad
para todo signo, el que tenga capacidad distintiva.
El poder o carácter
distintivo de un signo es la capacidad que tiene para identificar un producto
o un servicio. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir.
Algunos afirman que el carácter distintivo es el requisito esencial
y que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. Laborde opina que
para que una marca sea distintiva tiene que ser “suficientemente original
para forzar la atención (especial) y diferente de aquéllas
empleadas por los competidores (novedosa)”.
Segundo requisito: Especialidad:
La segunda condición es que sea inconfundible con marcas registradas.
Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto
a otras marcas.
Rendu dice que es especial si tiene una forma en si
misma que permita reconocerla entre todas.
Tercer requisito: Originalidad:
Se exige en nuestra ley para el registro de frases publicitarias.
Para que un signo acceda a registro debe ser original. Así Laborde
opinaba que para llamar más la atención, la marca no debe
ser un signo simple.
Cuarto requisito: Licitud: Debe ser un signo que
no esté prohibido por alguna disposición de la ley.
8.- Procedimiento para la solicitud y concesión de una marca
Presentación de la solicitud: la solicitud de registro
de una marca se efectúa mediante la Dirección de Calidad,
Tecnología y Propiedad Industrial.
El decreto 558/81 establece
que la solicitud puede ser también presentada “ en provincias y territorios
nacionales”.
En el formulario deben consignarse los datos que marca
la ley: el nombre, domicilio real, domicilio especial, descripción
de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a
distinguir.
El solicitante describe y explica en qué consiste
la marca y así dirá que se trata de un dibujo estilizado de
una letra o de un objeto cualquiera.
Lo que realmente importa para la
comparación con otras marcas es lo que la autoridad de aplicación
o el juzgador deban colocarse en el lugar del público consumidor.
Cuando la descripción diga que la marca es el dibujo de una letra
pero parezca un triángulo, así deberá ser valorada.
Al presentarse se le entregará un recibo en el que consten la marca,
fecha, hora y número de presentación, nombre del solicitante
y la clase correspondiente.
Otra costumbre de la práctica marcaria
es la de solicitar el registro de una etiqueta incluyendo en la misma todas
las leyendas que llevará el producto en el mercado.
El solicitante
no puede ser obligado a modificar la apariencia de su marca. La autoridad
deberá exigirle al solicitante tal renuncia cuando considere que
hay términos sobre los que nadie puede pretender privilegios. Las
renuncias deben ser publicadas en el Boletín de Marcas al publicarse
la solicitud, o bien al publicarse la concesión de la marca, dependiendo
el momento en que tales renuncias se realicen.
La presentación
de la solicitud de registro quiere decir que se obtiene con derecho a la
marca y configura un derecho de prelación. Quien primero solicita
una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después.
Pero no siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular
un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida
no otorga un derecho indiscutible e inatacable.
La obligación
de constituir en el ámbito de la Capital Federal no es un requisito
nuevo en el trámite marcario. La nueva ley introdujo una modificación
en cuanto a los efectos de la constitución de dicho domicilio.
El titular de una marca, domiciliado en el extranjero, deberá preocuparse
de que el domicilio especial seas el de su apoderado. Presentada la solicitud
y ya cumplidas las formalidades legales, la autoridad administrativa publicará
la marca por un día en el Boletín de Marcas.
La autoridad
administrativa tiene un plazo de diez días para comprobar si la solicitud
fue correctamente presentada. El solicitante tendrá un plazo de diez
días para contestar y a partir de allí la autoridad administrativa
deberá publicar la marca o bien dictar resolución denegatoria.
La publicación contiene la fecha y número de presentación,
la clase y productos o servicios que va a distinguir, la fecha de publicación,
el nombre del solicitante, etc.
A partir de la fecha de publicación
de la marca nace un plazo de treinta días, dentro del cual la autoridad
administrativa debe realizar un examen respecto de la registrabilidad de
la marca.
La Corte Suprema de Justicia sostuvo que el retiro de la oposición
impedía que la oficina denegara la marca basándose en la marca
que había servido a dicha oposición retirada.
Dentro de
los treinta días corridos de publicada la marca, cualquier persona
puede deducir oposición a su registro. La oposición debe deducirse
por escrito con indicación del nombre y domicilio real del oponente
y los fundamentos de la oposición.